CTF2018君策论坛｜相关典型案例判决原文荐读（二）：赛克思案

君策Justra

编者按：我中心将于9月2日上午在中国国际商标品牌节（CTF）上举办“君策论坛：规制商标恶意注册民行程序的交叉与优化”。为帮助相关公众了解议题，我们特梳理了议题提出背景、相关典型案例和学者文章，以期启发思考，共话规制良策。

今天，推送CTF2018君策论坛之相关典型案例判决荐读（二）：邵文军诉宁波广天赛克思液压有限公司侵害商标权案再审民事判决书。

最高人民法院
民事判决书
(2014)民提字第168号

　　再审申请人(一审被告、二审被上诉人):宁波广天赛克思液压有限公司。住所地:浙江省宁波市江北区华业街195号。
　　法定代表人:吴赛珍,该公司董事长。
　　委托代理人:吴宗建,浙江正甬律师事务所律师。
　　被申请人(一审原告、二审上诉人):邵文军,住浙江省宁波市海曙区。
　　委托代理人:徐国强,上海市南星律师事务所律师。
　　再审申请人宁波广天赛克思液压有限公司(简称广天赛克思公司)因与被申请人邵文军侵害商标权纠纷一案,不服浙江省高级人民法院(2012)浙知终字第306号民事判决,向本院申请再审。本院于2014年5月27日作出(2013)民申字第557号民事裁定,提审本案。提审后,本院依法组成合议庭,对本案进行了公开开庭审理。广天赛克思公司的委托代理人吴宗建律师,邵文军的委托代理人徐国强律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
　　2011年2月9日,邵文军向浙江省宁波市中级人民法院(简称一审法院)起诉称:邵文军于2009年3月21日从国家工商行政管理局商标局(简称商标局)取得第5154071号《商标注册证》,获得“赛克思SAIKESI”(简称涉案商标)的商标专用权,核定使用商品为第7类:泵膜片；机器、发动机和引擎的液压控制器；液压滤油器；泵(机器)；加热装置用泵；液压泵；液压元件(不包括车辆液压系统)；泵(机器、发动机或马达部件)。在邵文军申请注册涉案商标过程中,广天赛克思公司曾提出商标异议,被商标局驳回。广天赛克思公司使用与邵文军商标相同的文字作为企业字号,并在与邵文军涉案商标核定使用商品相同的商标上突出使用,构成侵害商标权。广天赛克思公司的侵权行为如下:1.在其公司所在地设置印有“赛克思液压”字样的巨幅广告牌,悬挂印有“赛克思液压”字样的旗帜；2.在其产品宣传册的封面以大号字体标注“赛克思液压”字样,内页中印有“赛克思”中文和拼音字样；3.使用含有“saikesi”拼音的网络域名并在公司网站上使用有“赛克思”中文字样和拼音的标识进行宣传,且在产品铭牌上使用“saikesi”字样。为此,邵文军请求判令:1.广天赛克思公司立即停止侵害邵文军享有的“赛克思SAIKESI”注册商标专用权的行为,具体包括停止在广告牌、宣传旗帜、产品宣传册、公司网站中使用含有“赛克思”中文字样和拼音的标识,停止使用含有“赛克思”中文和拼音字样的网络域名,停止在其产品上使用含有“赛克思”中文和“saikesi”拼音的标识；2.广天赛克思公司赔偿邵文军损失50万元。
　　广天赛克思公司辩称:1.广天赛克思公司未侵害邵文军的注册商标专用权,未使用邵文军的“赛克思SATKESI”中文加拼音商标。广天赛克思公司系正当使用自己的企业字号,且使用在先,广天赛克思公司使用“赛克思”三个字最早从宁波赛克思液压泵厂(简称赛克思厂)开始,一直沿用至今。广天赛克思公司所在地的广告牌是公司厂房奠基时就已经竖立,将其注册商标“SKS”和“赛克思液压”共同使用,与邵文军的注册商标不构成近似,是邵文军恶意抢注了涉案商标。广天赛克思公司在涉案商标注册之前就注册域名,故不存在侵权行为；2.邵文军要求广天赛克思公司向其赔偿50万元损失没有事实和法律依据,邵文军的商标已经连续三年未曾实际使用,邵文军也未将该商标使用在任何产品上；3.邵文军已知晓广天赛克思公司的上述使用行为,其诉讼请求已经超过诉讼时效。请求驳回邵文军的诉讼请求。
　　一审法院审理查明:邵文军原系宁波市工商行政管理局江北分局工作人员,于2003年辞去公职。2006年2月10日,邵文军向商标局申请注册涉案商标,初审号为第5154071号,拟使用在第7类商品“泵膜片；机器、发动机和引擎的液压控制器；液压滤油器；泵(机器)；加热装置用泵；液压泵；液压元件(不包括车辆液压系统)；泵(机器、发动机或马达部件)”上。在初审公告期间,广天赛克思公司就邵文军申请注册的涉案商标提起了异议申请,其理由是:“赛克思”商标系广天赛克思公司独创,该公司在先使用且已经具有一定知名度,邵文军的行为属恶意抢注,且涉案商标与广天赛克思公司的“SKS”商标及申请中的“赛克思SKS”商标构成近似。2011年6月12日,商标局作出(2011)商标异字第18774号《“赛克思SAIKESI”商标异议裁定书》,裁定:“异议人所提异议理由不成立,第5154071号‘赛克思SAIKESI’商标予以核准注册。”商标局向邵文军颁发了第5154071号涉案商标注册证,注册有效期限自2009年3月21日至2019年3月20日。
　　赛克思厂于1997年6月11日成立,企业类型为个人独资企业,负责人为吴赛珍,住所地为宁波市鄞州区中河街道周东桥,该厂至今仍存在,其经营范围为:液压泵、液压泵配件、五金冲件、塑料件、机械配件、汽车配件、金属制品的制造、加工。2005年4月22日,高志明、吴赛珍、宁波建工集团股份有限公司、赛克思厂投资成立了宁波建工赛克思液压有限公司(简称建工赛克思公司)。2006年6月15日,建工赛克思公司更名为广天赛克思公司,企业类型为有限责任公司,注册资本3000万元,其后,注册资本增至8500万元,法定代表人为吴赛珍,住所地为宁波市江北区华业街195号,经营范围为:液压和气动机械及元件的开发、制造、加工；液压和气动机械及元件的批发、零售和维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定或禁止进出口的货物和技术除外；热处理加工(限分支机构经营)。
　　2000年1月31日,赛克思厂注册了域名“saikesi.com”,到期时间为2013年1月30日。2007年6月16日,广天赛克思公司委托铭万信息技术有限公司、北京铭万智达科技有限公司注册了域名“赛克思.cn”,注册年限为十年。2000年7月21日,商标局向赛克思厂颁发了第1423908号“SKS”商标注册证,系在椭圆形中排列字母“SKS”,该商标核准使用的商品为第7类“液压泵、液压阀”,注册有效期限至2010年7月20日。2009年9月14日,该商标转让给广天赛克思公司,2010年6月2日,该商标经续展,注册有效期至2020年7月20日。2006年4月24日,赛克思厂向商标局申请注册“SKS赛克思”商标,拟使用商品为第7类,该申请被驳回。宁波美达柯式印刷有限公司一直以来为赛克思厂、广天赛克思公司印刷产品宣传册,在其2004-2005年印刷的小开本产品宣传册封面的左上角处印有广天赛克思公司的注册商标“SKS”,系在红色椭圆形中排列字母“SKS”,旁边标有“SAIKESI”字样,在宣传册封面的右侧纵向印刷“赛克思液压”字样,宣传册内页标有“厂名:赛克思厂”、“厂址:中国浙江省宁波市潘火周东桥”。在其印刷的三种大开本样式的产品宣传册的封面下端,均为左边的“SKS”商标加上“赛克思液压”字样组成,其中两本宣传册在“赛克思液压”字样之下还标有“SKSHYDRAULIC”字样。在一本较厚的大开本产品宣传册的封面左上方有“赛克思液压泵配件”的字样,在该本产品宣传册的第4页上端印有“赛克思牌产品”,该页的左上角处,在“SKS”商标旁边标有“SAIKESI”字样。在较薄的两本产品宣传册内页的左上角,其上方为“SKS”商标,下方为“赛克思液压”字样或“SAIKESI”字样。在三种大开本产品宣传册的产品图片上,均显示液压泵产品的铭牌上刻有“SAIKESI”标识。在广天赛克思公司的住所地,大门上刻有“SKS”商标和“赛克思液压”字样,其中“SKS”商标系在红色为底色的椭圆形内排列金色的字母“SKS”,右边为金色的“赛克思液压”字样,下面为“SKSHYDRAULIC”和“华业街195号”字样。在广天赛克思公司厂房上方的广告牌上,左边为“SKS”商标,右边为“赛克思液压”字样。在广天赛克思公司大门上方悬挂的旗帜上印有“SKS”商标和“赛克思液压”字样,在大门右侧的销售部玻璃上也印有“SKS”商标和“赛克思液压”字样。
　　2011年12月21日,邵文军来到浙江省宁波市天一公证处,在公证员任伟元和公证员助理许静的监督下,邵文军使用该处计算机,打开InternetExplorer浏览器,删除浏览的历史记录,在地址栏中输入网址“cn.saikesi.com”,页面打开后,左上角为“SKS”商标和“赛克思液压”字样；点击页面上的“公司信息”,新页面打开后,显示有“赛克思企业视频”字样以及关于广天赛克思公司和赛克思厂的简介；点击页面上的“销售网络”,新页面打开后,有一张产品图片,系液压泵产品,在产品铭牌上刻有“SAIKESI”字样,网页上有“AboutSaikesi”、“关于赛克思”,“赛克思液压售后服务维修中心”、“赛克思液压”各地代理商等字样或信息；点击页面上的“联系我们”,新页面打开后,有一张产品图片,系液压泵产品,在产品铭牌上刻有“SAIKESI”字样,联系的网址为“http://www.saikesi.com”,地图上标识的目标地址为“赛克思”。上述过程经截屏、打印并制作了光盘,由浙江省宁波市天一公证处出具(2011)浙甬天证民字第7906号《公证书》。
　　2012年2月16日,邵文军来到浙江省宁波市天一公证处,在公证员任伟元和公证员助理杜兵的监督下,邵文军使用该处计算机,打开InternetExplorer浏览器,删除浏览的历史记录,在地址栏中输入网址“cn.saikesi.com”,页面打开后,左上角为“SKS”商标和“赛克思液压”字样,页面中间有一张液压泵产品图片,在产品铭牌上刻有“SAIKESI”字样；点击“产品展示”下链接“液压泵、马达元件”,页面打开后左上角为“SKS”商标和“赛克思液压”字样,页面中间有一张液压泵产品图片,在产品铭牌上刻有“SAIKESI”字样；点击“SAlV0(SA10VS0)18/028
　　/045/071/100/140”上方的图片链接,页面打开后显示有“赛克思液压版权所有”、“SAIKESIAllRightsReserved”等字样；点击“SA2V(SPVB)005、006、010、015、020、029”上方的图片链接,页面打开后左上角为“SKS”商标和“赛克思液压”字样,页面中间有一张液压泵产品图片,在产品铭牌上刻有“SAIKESI”字样。上述过程经截屏、打印并制作了光盘,由浙江省宁波市天一公证处出具(2012)浙甬天证民字第479号《公证书》。
　　2006年,广天赛克思公司在其对外发放的开幕典礼的邀请书中自称“赛克思”,并在邀请书的左上角组合使用“SKS”商标和“赛克思液压”字样。2006年1月1日,中国液压气动密封件工业协会向广天赛克思公司颁发了会员证；2006年8月上海液压气动密封行业协会向广天赛克思公司颁发了会员单位证书；2006年12月的国际工程机械协会国际中文版杂志记载广天赛克思公司为该协会理事单位；2002年,浙江日报报业集团等单位向赛克思厂颁发了浙江省机械行业优质产品证书；2007年8月8日,宁波市科技局向广天赛克思公司颁发高新技术企业认定证书；同年,中国国际保护消费者权益促进会向广天赛克思公司颁发了浙江省行业质量信用单位证书；同年12月,科学技术部火炬高技术产业开发中心向广天赛克思公司颁发了国家火炬计划项目证书；2008年2月,浙江省科技厅颁发给广天赛克思公司高新技术企业认定证书。此外,广天赛克思公司在技术创新方面被有关部门颁发多项荣誉证书,并获得各级政府的资金扶持。广天赛克思公司提交的资产负债表及审计报告显示,2006年年初,广天赛克思公司的资产总计34277736.37元,年末资产总计59627072.99元；2007年,年末资产总计111254019.79元；2008年,年末资产总计161388046.66元；2009年,年末资产总计215172192.92元；2010年,年末资产总计288165999.27元。
　　邵文军与浙江铭远泵业有限公司(简称铭远公司)于2011年12月23日订立了《商标使用许可合同》,约定:邵文军将涉案商标许可给铭远公司使用,许可期限自2012年1月1日起至2014年12月31日止；许可使用费为500000元,于2012年2月29日前一次性付清。该合同尚未实际履行。邵文军为本案诉讼支付了公证费1800元,并与上海市南星律师事务所的徐国强、刘斌律师签订《聘请律师合同》,约定律师费为30000元。
　　一审法院审理认为:本案主要涉及到商标专用权和企业名称权的权利冲突纠纷,审理该类纠纷应遵循诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则。本案中,邵文军享有的涉案商标专用权和广天赛克思公司享有的企业名称权均是经法定程序确认的权利,分别受商标法律、法规和企业名称登记管理法律、法规保护。商标是区别不同商品和服务来源的标志,由文字、图形或者其组合构成；企业名称是区别不同市场主体的标志,由行政区划、字号、行业或者经营特点、组织形式构成,其中字号是区别不同企业的主要标志,也起着区别不同商品和服务来源的重要作用。本案争议的焦点是广天赛克思公司的行为是否侵害了邵文军的商标权,广天赛克思公司关于其是在先使用企业字号,享有在先权利的抗辩理由能否成立。
　　一、广天赛克思公司使用域名“saikesi.com”的行为是否侵害了邵文军的注册商标专用权
　　广天赛克思公司认为,“saikesi.com”由赛克思厂早在2000年1月31日注册,并已在国际顶级域名数据库中记录,该域名系赛克思厂的字号“赛克思”的拼音,赛克思厂注册该域名具有正当的理由,在广天赛克思公司成立后,也一直沿用该域名作为官方网站介绍其公司经营状况。一审法院认为“saikesi.com”域名注册的时间早于邵文军申请注册商标的时间,广天赛克思公司与赛克思厂具有一脉相承的历史渊源,二者具有相同的法定代表人或负责人,广天赛克思公司使用该域名具有正当理由,广天赛克思公司及赛克思厂就该域名的注册、使用并无恶意。广天赛克思公司一直以来使用域名“saikesi.com”作为其网站进行对外宣传,已经使相关公众将该域名与广天赛克思公司对应起来,故“saikesi”与涉案商标比对,即使二者在音、形、义等因素上构成近似,也不会造成相关公众的混淆和误认,广天赛克思公司使用在先合法注册的域名,可认为其享有在先权利,并不构成《中华人民共和国商标法》(简称商标法)意义上的侵权行为。据此,邵文军主张广天赛克思公司使用域名“saikesi.com”的行为侵害了其注册商标专用权,浙江省宁波市中级人民法院不予支持,广天赛克思公司的该项抗辩理由成立。
　　二、广天赛克思公司在对外广告宣传中使用中文“赛克思”、拼音“SAIKESI”、“saikesi”字样以及在液压泵商品铭牌上使用“SAIKESI”标识的行为是否侵害了邵文军的注册商标专用权
　　邵文军认为,广天赛克思公司的行为侵害了其就涉案商标享有的专用权。广天赛克思公司则辩称,其使用“赛克思”中文及拼音字样是使用其企业字号的行为,且其使用在先,享有在先权利,其将自有的“SKS”注册商标与“赛克思液压”字样组合使用的方式,与邵文军的注册商标不构成近似,广天赛克思公司未侵害邵文军的商标权。一审法院认为,早在1997年,赛克思厂就已成立,生产、经营液压泵等产品,并基于其企业字号在对外广告宣传中使用“赛克思液压”、“赛克思”及“SAIKESI”等字样,在广天赛克思公司成立后,也一直沿用至今,广天赛克思公司和赛克思厂对外一并宣传,并自称“新厂”和“老厂”的关系,从其渊源来考量,广天赛克思公司的行为具有正当性和历史因素,遵循了诚实信用原则。广天赛克思公司在长期的使用过程中,已经使“赛克思液压”、“赛克思”、“SAIKESI”、“saikesi”和广天赛克思公司以及广天赛克思公司生产、经营的产品紧密联系,由于广天赛克思公司具有较大的生产规模和在技术创新领域取得的突出成绩及获得的行业广泛认可,更进一步扩大了企业字号及其商标“SKS”的知名度,使其在行业内具有一定的影响力,为相关公众所知悉,“赛克思”、“SAIKESI”、“saikesi”,客观上已具有一定的知名度,因此,广天赛克思公司长期的在先使用行为,使其无论从具有一定知名度的企业字号还是具有一定知名度的未注册商标的角度来看,都具有合法在先权利,虽然邵文军享有注册商标专用权,但并不能绝对否定在先产生的其他知识产权。由于邵文军的商标自核准注册已满三年,尚未实际投入使用,也不具有知名度,广天赛克思公司在对外广告宣传中使用中文“赛克思”、拼音“SAIKESI”、“saikesi”字样的行为以及在液压泵商品铭牌上使用“SAIKESI”标识的行为客观上不会使相关公众对广天赛克思公司商品的来源产生混淆和误认,主观上广天赛克思公司也不具有攀附邵文军商标声誉的恶意。故,广天赛克思公司在对外广告宣传中使用中文“赛克思”、拼音“SAIKESI”、“saikesi”字样的行为以及在液压泵商品铭牌上使用“SAIKESI”标识的行为并未侵害邵文军的注册商标专用权。
　　综上,考虑到历史因素和现实的使用情况,从诚实信用原则和保护公民、法人的合法民事权益出发,为维护公平竞争,应依法保护在先权利人享有继续使用相关诉争标识的合法民事权益,邵文军要求广天赛克思公司停止侵权并赔偿损失的诉讼请求,一审法院不予支持,对广天赛克思公司的辩称该院予以采纳。依照《中华人民共和国民法通则》第四条、第五条,《中华人民共和国民事诉讼法》(2007年修正)第六十四条第一款,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定,浙江省宁波市中级人民法院于2012年9月10日判决:驳回邵文军的诉讼请求。案件受理费8800元,由邵文军负担。
　　邵文军不服一审判决,向浙江省高级人民法院(简称二审法院)提起上诉称:1.邵文军享有涉案商标的专用权,广天赛克思公司使用与该注册商标完全相同的文字作为企业字号,并在该注册商标核定使用的商品上突出使用,且与广天赛克思公司自身拥有的“SKS”注册商标捆绑使用,同时违法使用“R”注册标记,使相关公众对商品来源产生误认,明显产生混淆,依法构成侵权；2.一审法院认定广天赛克思公司就“赛克思”及“SAIKESI”企业字号享有在先使用权,故不构成对邵文军涉案注册商标专用权的侵害,理由不能成立。首先,广天赛克思公司的企业字号为“广天赛克思”,“赛克思”及拼音“SAIKESI”等均非其字号,亦非企业简称；其次,广天赛克思公司与案外人赛克思厂系相互独立的企业,并非新厂与老厂的关系,即使赛克思厂具有“赛克思”字号,广天赛克思公司的字号也不能用“赛克思”予以替代；再者,因我国实行的系商标注册原则,除驰名商标外,只有注册商标才享有专用权,广天赛克思公司也未提供证据证明“赛克思”及“SAIKESI”、“saikesi”等标识的知名度,故一审法院认定前述标识为具有一定知名度的企业字号或未注册商标以及广天赛克思公司对此享有合法在先权利,显属错误；3.商标局虽于2006年2月受理邵文军的涉案注册商标申请,但因广天赛克思公司在公告期内向商标局提出异议,邵文军于2011年6月才实际取得涉案注册商标专用权,一审法院认定涉案注册商标自核准注册已满三年尚未实际投入使用,与事实不符,况且注册商标一旦获得注册,不论其是否实际使用,均应受法律保护；4.一审法院认定广天赛克思公司主观上不具有攀附涉案注册商标声誉的恶意,但行为人的主观故意并非认定商标侵权的要件,何况广天赛克思公司早在2009年1月5日就涉案商标向商标局提出过异议并遭驳回,其实施涉案被诉行为的恶意明显；5.邵文军在2011年6月实际取得商标专用权后,半年内即对涉案商标进行了授权许可,正是广天赛克思公司的侵权行为导致邵文军无法正常行使注册商标专用权,并因此遭受经济损失。综上,请求二审法院撤销一审判决,依法判令广天赛克思公司停止侵害邵文军涉案注册商标专用权的行为,并赔偿邵文军50万元及合理支出71800元(律师费、公证费),承担本案全部诉讼费用。二审中,邵文军放弃对广天赛克思公司的包含“赛克思”中文和拼音字样的网络域名主张权利。另经二审法院释明,邵文军变更其请求赔偿总额为50万元(含维权的合理支出)。
　　广天赛克思公司辩称:1.广天赛克思公司具有当然的在先使用权。广天赛克思公司的前身是赛克思厂,该厂的全部业务以及“SKS”商标、字号等完全由广天赛克思公司承继,广天赛克思公司的企业名称中也包含有“赛克思液压”,而产品的介绍亦沿用了赛克思厂宣传时的一贯风格,且并未单独使用“赛克思”字样,现时的“SKS”商标与“赛克思液压”结合的使用方式早于邵文军涉案注册商标的申请日期,并不违反企业名称登记管理的相关规定；2.广天赛克思公司在业界的宝贵声誉和知名度是前身赛克思厂和现公司经多年自身努力所取得,并未假借邵文军涉案商标的声誉,而邵文军原系宁波市工商行政管理系统中从事商标工作的公务人员,其利用工作之便注册涉案商标,该商标未实际使用,也未作任何宣传,广天赛克思公司并无利用涉案商标谋取利益的必要。综上,请求二审法院依法保护在先权利人的合法权益,驳回上诉,维持原判。
　　浙江省高级人民法院另查明:邵文军为本案诉讼实际支付了一定的律师代理费和公证费,其涉案注册商标至今未实际使用。二审法院查明的其他事实与一审法院认定的事实一致。
　　浙江省高级人民法院审理认为:根据邵文军的上诉请求和理由以及广天赛克思公司的答辩意见,本案二审的争议焦点为:广天赛克思公司的被诉行为是否侵害了邵文军第5154071号注册商标专用权及其可能承担的责任。二审法院分析认定如下:
　　首先,邵文军原系宁波市工商行政管理局江北分局的工作人员,其于2006年将与位于宁波市江北区的广天赛克思公司的字号相同的“赛克思”及对应的拼音“SAIKESI”申请注册商标,并获得商标局核准。该注册商标虽经商标异议程序,但至今仍维持有效,邵文军就涉案注册商标享有商标专用权,仍可依法行使诉权以使其权利不受侵害,二审法院依法予以保护。
　　其次,综合邵文军的主张和一审判决罗列的广天赛克思公司的被诉侵权形态,二审法院归纳广天赛克思公司的涉案被诉侵权行为主要包括:1.在厂房的大幅招牌、旗帜、门面等处使用“赛克思液压”字样；2.在各种产品宣传册、网站上使用“赛克思液压”、“SAIKESI”、“saikesi”等字样,有少量“赛克思牌产品”、“赛克思产品”、“赛克思”、“赛克思厂”、“赛克思企业”等表述；3.在产品铭牌上使用“SAIKESI”字样等。《企业名称登记管理规定》第二十条规定:“企业的印章、银行账户、牌匾、信笺所使用的名称应当与登记注册的企业名称相同。从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化,但应当报登记主管机关备案。”本案中,广天赛克思公司作为生产型企业,并未规范使用其企业全称,在较大范围内醒目使用“赛克思”字样,相对独立于背景版式设计,虽然有与其自有的“SKS”注册商标共同使用的情形,但仍均属对字号的突出使用。另外,广天赛克思公司对“SAIKESI”、“saikesi”的使用方式亦起到标示商品来源的功用,其单独或与“SKS”注册商标共同使用的形态,均可认为系商标意义上的使用。
　　再者,依据商标法第五十二条第(一)项规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,属侵犯注册商标专用权的行为；《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,亦属于侵害注册商标专用权的行为。本案中,广天赛克思公司系在液压泵等产品上使用被诉侵权标识,与邵文军的涉案商标核定使用的商品相同；“赛克思”、“SAIKESI”均为邵文军涉案注册商标的重要组成部分,广天赛克思公司突出使用与邵文军涉案注册商标相近似的“赛克思”字号及“SAIKESI”、“saikesi”等标识,易使相关公众产生误认,已构成对邵文军涉案注册商标专用权的侵害。
　　第四,诚然,相对于邵文军涉案注册商标的申请,广天赛克思公司对“赛克思”、“SAIKESI”、“saikesi”等标识的使用属在先使用,其有权继续规范使用其企业名称,但由于我国实行的是商标注册制度,在商标专用权的获得上采用注册原则和申请在先原则,商标一旦获准注册,不论该商标实际使用的情况如何,注册商标专用权均应受法律保护,注册商标权人对注册商标依法享有积极的使用权和消极的禁止权。广天赛克思公司提供的现有证据不足以证明“赛克思”、“SAIKESI”、“saikesi”等标识在邵文军申请涉案商标注册时已经驰名或已具有一定的影响,广天赛克思公司的相关荣誉也均系2006年之后陆续获得,都在邵文军申请商标注册之后,故在未注册商标层面对“赛克思”、“SAIKESI”、“saikesi”等标识也难以予以保护。广天赛克思公司有关在先使用、邵文军系恶意抢注、有违诚信等抗辩主张,尚不足以在民事侵权诉讼中对抗邵文军的涉案权利诉求,广天赛克思公司在本案审理中对邵文军涉案注册商标提出的效力质疑亦不属本案的审查范围之列。
　　综前所述,广天赛克思公司的被诉商标侵权行为侵害了邵文军涉案注册商标专用权,应承担相应的民事责任。因本案中邵文军的涉案注册商标至今未实际使用,广天赛克思公司的被诉侵权行为未给邵文军造成直接现实的经济损失,邵文军也未能提交因广天赛克思公司突出使用“赛克思”,字号及其拼音“SAIKESI”、“saikesi”等字样而给其造成实际损失和其他损害的证据,广天赛克思公司在本案中亦不存在侵权的主观故意。据此,赔偿额应仅限于邵文军为制止侵权行为所支付的合理律师代理费及其他合理开支,一审法院酌情确定赔偿额为2万元。
　　综上,二审法院认为,邵文军提出的部分上诉理由成立,对其相应的上诉请求应予支持。一审法院适用法律不当,依法应予纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(二)项,商标法第五十二条第(一)项、第(五)项、第五十六条第一款,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项、第十七条之规定,判决:1.撤销一审判决;2.广天赛克思公司立即停止侵害邵文军所享有的涉案商标的注册商标专用权的行为,即立即停止突出使用“赛克思”、“SAIKESI”、“saikesi”等字样；3.广天赛克思公司赔偿邵文军为制止侵权行为所支付的合理律师代理费及其他合理开支2万元,于判决送达之日起十日内履行完毕。4.驳回邵文军的其他诉讼请求。一、二审案件受理费各8800元,均由邵文军各负担4220元,广天赛克思公司各负担4580元。
　　广天赛克思公司向本院申请再审称:1.二审法院认定的基本事实缺乏证据证明,其不存在突出使用涉案商标的事实。广天赛克思公司的创始人即法定代表人吴赛珍早在上世纪九十年代就开办了赛克思厂,后因经营需要,与他人合办现在的公司,该公司从新建厂房开始,在公司的大门墙中镶嵌的就是“赛克思液压”这五个字。广天赛克思公司的公司名称从成立以后,一直对外简称赛克思液压公司,故在设立网站时使用的域名就是赛克思的汉语拼音,这也不存在突出使用平时广告中使用的“SKS”加“赛克思液压”五个字,邵文军当时还在工商局商标管理科工作,其商标还没有注册。二审法院认为广天赛克思公司没有规范使用企业名称全称是错误的。广天赛克思公司在广告中从来没有单独使用过涉案商标,广告及宣传中均是使用“SKS”商标加上“赛克思液压”字样的标识,在广告杂志中的使用不属于商标意义上的使用。邵文军申请的商标注册后三年多从没有使用过,一审、二审法院均查明,邵文军原系宁波市工商行政管理局从事商标管理的工作人员,利用职务之便,在广天赛克思公司以“赛克思”三个字的第一个拼音注册了“SKS”商标的情况下,注册了“赛克思”商标。广天赛克思公司不可能也不存在利用涉案商标从事商标法意义上的侵权行为,二审法院改判系适用法律错误。广天赛克思公司提交的证据足以证明,该公司从成立到今天的发展均是通过自主经营才在我国最高端领域取得了一定荣誉和声誉,有相当一部分是在涉案商标注册前就取得的。二审法院认为其产品不具有一定影响系认定事实错误。2.二审法院适用法律错误。依据商标法第四十四条、《中华人民共和国商标法实施条例》第三十九第二款的规定,商标注而不用,不应受到法律保护。广天赛克思公司从未将涉案商标在商品中突出使用,故不应适用商标法第五十二条第(一)项和《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项的规定。请求依法撤销二审判决,改判维持一审判决,驳回邵文军的诉讼请求。
　　邵文军提交意见认为:广天赛克思公司称其不存在突出使用涉案商标的行为与事实不符。广天赛克思公司使用与涉案商标完全相同的文字作为企业字号；在与该涉案商标核定使用的商品相同的商品上突出使用,甚至与广天赛克思公司自身拥有的“SKS”注册商标捆绑使用,并违法使用注册商标专用的“Ｒ”注册标记,明显产生混淆,使相关公众对商品来源产生误认,构成侵权。广天赛克思公司称其对“赛克思”及“SAIKESI”企业字号具有在先使用权,故不构成对涉案商标的侵害,理由不能成立。“赛克思”汉字及拼音“SAIKESI”并非其字号,亦并非其企业简称。案外人赛克思厂系个人独资企业,而广天赛克思公司系国有企业与私人合资的有限责任公司,是两个独立的企业法人。即便赛克思厂享有赛克思字号,也不代表广天赛克思公司的字号“广天赛克思”就能够以“赛克思”来代替。此外,“赛克思”是具有一定知名度的企业字号,也没有充分的事实依据。截至2011年,浙江省已认定知名商号企业1003家,广天赛克思公司和赛克思厂都不在其中。广天赛克思公司陈述“广告中从来没有单独使用过涉案商标”与事实不符。广天赛克思公司的侵权行为体现在其产品上、企业字号以及广告宣传上。在广告上使用也属于商标意义上的使用。广天赛克思公司称涉案商标注册三年多没有使用与事实不符。涉案商标申请受理日期是2006年2月,初步审定公告日期是2008年12月20日,由于在公告期内广天赛克思公司向商标局提出异议,故邵文军实际取得注册商标专用权的日期是2011年6月。邵文军在宁波市江北区工商行政管理局工作,2003年辞职,2006年申请涉案商标,而当时广天赛克思公司才注册登记,不存在恶意抢注的问题。请求法院依法驳回广天赛克思公司的再审申请。
　　本院经审理查明:一审、二审法院查明的事实属实,本院予以确认。另查明:
　　邵文军在本院庭审中提交如下证据:1.邵文军邀请中国政法大学四位学者出具的《专家法律意见书》复印件,用以证明广天赛克思公司的行为侵害邵文军的注册商标专用权；2.商标局于2014年2月20日出具的《商标使用许可合同备案通知书》,显示:邵文军的涉案商标许可上海启庞机电有限公司使用,使用期限自2013年8月15日至2015年8月15日；3.上海启庞机电有限公司使用涉案商标的照片；4.宁波市海曙盛涛汽车配件供应站使用涉案商标的照片及发票,开票日期为2014年10月27日；证据2-4均用以证明涉案商标的使用情况；5.广天赛克思公司于2014年1月在代理商年会上使用涉案商标的照片,用以证明广天赛克思公司的侵权行为仍在继续进行；6.宁波市公司工商行政管理局江北分局于2003年8月18日印发的《关于同意邵文军同志辞职的批复》,用以证明邵文军注册涉案商标并非利用职务便利。广天赛克思公司当庭发表如下质证意见:证据1即《专家法律意见书》为复印件,不能证明其真实性,且专家意见不能作为证据使用；证据2-4均系邵文军在本案一审、二审结束后为本案的再审复查去做的证据,不能证明本案涉案商标的使用情况；证据5广天赛克思公司是将赛克思与“SKS”组合使用,该证据反而能证明广天赛克思公司使用商标的行为不侵害邵文军的注册商标专用权；证据6邵文军的确是2003年8月18日从工商局辞职,但此后在宁波唯一的商标事务所工作,该事务所系隶属于工商局的事业单位,不能邵文军注册涉案商标未利用其职务便利。
　　本案对邵文军提交的上述证据认证如下:证据1即《专家法律意见书》复印件,对该证据的真实性不予确认,且专家意见不能作为本案认定事实和适用法律的依据,本院不予采信；证据2-4均形成于本案二审判决之后,不能证明邵文军提起本案诉讼前已经使用涉案商标；证据5可以证明广天赛克思公司以“SKS”+“赛克思液压”+“SKSHYDRAULIC”组合的形式使用其注册商标及企业名称中文、拼音简称,不能证明广天赛克思公司使用邵文军的涉案商标；证据6可以证明邵文军的辞职时间为2003年8月18日,该证据与邵文军的证明目的之间不具有关联性。
　　又查明:邵文军在一审庭审中确认,涉案商标至一审庭审时未实际生产过相关产品。
　　2009年11月24日,域名“saikesi.com”已由赛克思厂变更注册至广天赛克思公司名下。
　　本院认为,本案双方当事人再审期间的争议焦点为广天赛克思公司的被诉行为是否侵害邵文军涉案商标的商标专用权。
　　商标法第五十二条规定:“未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的,或者销售侵犯注册商标专用权商品的,属于侵犯注册商标专用权的行为。”本案中,邵文军主张广天赛克思公司的侵权行为包括:在广天赛克思公司所在地设置印有“赛克思液压”字样的巨幅广告牌及悬挂印有上述字样的旗帜；在其产品宣传册的封面以大号字体标注“赛克思液压”字样,内页印有“赛克思”中文及拼音；在其网站上使用“赛克思”中文和拼音标识进行宣传；在生产的产品铭牌上印有“saikesi”标识。广天赛克思公司提出的抗辩理由为其享有在先企业字号及域名,且该公司将其注册商标“SKS”与“赛克思液压”组合使用,不会导致相关公众的混淆和误认。
　　一、关于广天赛克思公司是否享有合法的在先权利
　　从一审、二审法院查明的事实看,首先,赛克思厂系1997年6月11日成立的个人独资企业,负责人为吴赛珍,其经营范围为液压泵及其配件等。该公司申请的“SKS”商标于2000年7月21日被商标局核准注册,核定使用的商品为第7类“液压泵、液压阀”。2005年4月22日,高志明、吴赛珍、宁波建工集团股份有限公司和赛克思厂投资成立了建工赛克思公司。建工赛克思公司于2006年6月15日更名为广天赛克思公司,法定代表人为吴赛珍,经营范围为液压和气动机械及元件的开发、制造、加工、批发、零售和维修服务。赛克思厂于2009年9月14日将其“SKS”商标转让给广天赛克思公司。邵文军于2006年2月10日申请注册涉案商标。由上述事实可知,赛克思厂使用“赛克思”作为企业字号的时间早于邵文军申请注册涉案商标近九年；广天赛克思公司的前身建工赛克思公司成立并将“赛克思”作为其企业字号主要部分的时间亦早于邵文军申请注册涉案商标一年多。广天赛克思公司与赛克思厂虽然属于不同的主体,但从两家企业的经营范围、投资结构及法定代表人看,二者存在一定的渊源关系,且“赛克思”字号从赛克思厂一直延续沿用到广天赛克思公司,广天赛克思公司只是在“赛克思”前加了“广天”二字,以跟其前身建工赛克思公司区别。赛克思厂与广天赛克思公司两家企业还一并使用其字号(或字号主要部分)“赛克思”、字号的拼音“SAIKESI”及企业名称简称“赛克思液压”对外进行广告宣传,经营同样的产品,取得了一定的知名度。赛克思厂字号的知名度已经辐射到广天赛克思公司。因此,可以认定广天赛克思公司享有合法的在先字号权。其次,域名是互联网上识别和定位计算机的层次结构式的字符标识,与该计算机的互联网协议ip地址相对应。域名属于当事人的一种民事权益,受法律的保护。域名是全球性的,商标则有严格的地域性。因此,域名所有人注册域名之后,商标注册人才对该域名具有标识性部分申请注册商标并取得商标权的,其商标专用权不能延及该域名。赛克思厂于2000年1月31日将其字号的拼音注册为域名“saikesi.com”,该域名已在国际顶级域名数据库中记录。广天赛克思公司成立后便一直使用赛克思厂的域名“saikesi.com”作为其官方网站进行对外宣传,具有了一定的知名度。其后,赛克思厂的域名“saikesi.com”变更注册至广天赛克思公司名下。尽管邵文军的涉案商标中也含有“赛克思”及其拼音“SAIKESI”,但赛克思厂注册并使用其域名“saikesi.com”的时间早于邵文军申请注册涉案商标六年,邵文军的涉案商标不能阻却赛克思厂的域名权,故可以认定赛克思厂享有在先的域名权。如前所述,广天赛克思公司与赛克思厂存在一脉相承的历史渊源关系,且赛克思厂的在先域名已变更注册至广天赛克思公司名下,因此,可以认定广天赛克思公司享有合法的在先域名权。
　　二、关于广天赛克思公司注册商标、字号、企业名称简称的使用状况及知名度情况
　　首先,宁波美达柯式印刷有限公司一直以来为赛克思厂、广天赛克思公司印刷产品宣传册。在2004-2005年赛克思厂印刷的宣传册封面及其他宣传册、广天赛克思公司住所地的大门、悬挂的旗帜、销售部玻璃、厂房上方的广告牌、大门右侧及其公司网站上,分别或同时标注“SKS”、“赛克思液压”、“SKSHYDRAULIC”、“赛克思厂”、“厂址:中国浙江省宁波市潘火周东桥”、“赛克思液压泵配件”、“赛克思牌产品”及“华业街195号”等字样。从上述事实看,赛克思厂、广天赛克思公司的主要使用状况是将其以企业字号拼音首字母注册的商标“SKS”、字号(或字号主要部分)的拼音“SAIKESI”、企业名称中文简称“赛克思液压”、“赛克思厂”及企业名称英文简称“SKSHYDRAULIC”甚至公司地址组合在一起使用,相关公众完全能够区分。其次,赛克思厂自设立起就生产和销售液压泵等产品,赛克思厂、赛克思厂的负责人与其他企业合资成立新的公司广天赛克思公司后,其企业规模不断壮大。目前,广天赛克思公司注册资本已达8500万元。该公司资产总额从2006年年初的3428千万元逐年递增至2010年年末的2.882亿元。广天赛克思公司还获得有关部门颁发的多项荣誉证书:2007年8月8日被宁波市科技局认定为高新技术企业；2008年2月被浙江省科技厅认定为高新技术企业；2007年12月科技部火炬高技术产业开发中心向广天赛克思公司颁发了国家火炬计划项目证书等等。经过多年的生产、销售以及宣传,“赛克思”、“SAIKESI”和“saikesi”字样已经与广天赛克思公司以及相关产品联系起来,赛克思厂在字号与注册商标上的知名度也均已辐射至广天赛克思公司。因此,可以认定广天赛克思公司在行业内已经具有较高的影响力和知名度。
　　三、关于广天赛克思公司被诉行为是否具有正当性的问题
　　首先,广天赛克思公司对由其字号“赛克思”拼音首字母组成的“SKS”商标享有在先的注册商标专用权,同时该公司还享有合法的在先字号权和域名权。广天赛克思公司在邵文军申请注册涉案商标前,先于邵文军对其合法拥有的商标、企业字号中文、拼音以及企业名称简称的中文、拼音的使用不具有恶意；在邵文军申请注册涉案商标后,从邵文军2006年申请注册涉案商标“赛克思SAIKESI”起,至本案二审法院于2013年2月20日作出二审判决时止,邵文军未提交证明其使用涉案商标使用的证据,其涉案商标因未使用而不具有知名度,故广天赛克思公司的被诉行为亦不具有攀附邵文军涉案商标知名度的主观恶意。其次,从广天赛克思公司的具体使用方式看,“赛克思”本身就是其企业字号的主要部分,“赛克思”与其拼音“SAIKESI”具有互相指代关系。广天赛克思公司将“SKS”、“赛克思液压”、“SKSHYDRAULIC”、“赛克思厂”组合在一起,经过长期使用,已具有较高的知名度,相关公众已经能将上述标识与广天赛克思公司经营范围内的产品联系起来。因此,广天赛克思公司的使用行为不会导致相关公众的混淆和误认,其被诉行为具有正当性。即便邵文军对涉案商标享有商标专用权,但其商标专用权的排斥力因其商标不具知名度而应受到一定的限制,其亦无权禁止广天赛克思公司在原有的范围内继续使用。
　　四、邵文军注册涉案商标是否具有正当性的问题
　　本院认为,利用职务上的便利或业务上的优势,恶意注册商标,损害他人在先权利,为自己谋取不正当利益的行为,属于违反诚实信用的行为,不应受法律的保护。本案中,邵文军原系宁波市工商行政管理局江北分局的工作人员,于2003年辞去公职。因赛克思厂的企业字号“赛克思”、注册商标“SKS”及域名“saikesi.com”在2003年邵文军辞职之前均已注册使用,作为与赛克思厂、广天赛克思公司同处一地的工商部门工作人员,邵文军在辞职时应当知悉赛克思厂、广天赛克思公司商标的实际注册情况、字号(或字号主要部分)及企业名称简称的实际使用状况等相关信息资料,其于辞职后在与广天赛克思公司经营范围同类的商品上,注册与广天赛克思公司企业字号主要部分中文及拼音相同的商标,直至本案二审结束仍未使用,却针对在先权利人提起侵权之诉,其行为有违诚实信用,不具有正当性,不应受法律保护。因此,邵文军以非善意取得的商标权对广天赛克思公司的正当使用行为提起侵权之诉,属于对其注册商标专用权的滥用,其诉讼请求不应得到支持。
　　综上,二审法院适用法律错误,本院予以纠正；一审法院认定事实清楚,适用法律正确,本院予以维持。广天赛克思公司的再审理由成立,本院予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第一百七十条第一款第(二)项、第二百零七条之规定,判决如下:
　　一、撤销浙江省高级人民法院(2012)浙知终字第306号民事判决；
　　二、维持浙江省宁波市中级人民法院第(2012)浙甬知初字第41号民事判决。
　　本案一审、二审受理费各8800元,共计17600元,均由邵文军负担。
　　本判决为终审判决。
　　
审判长于晓白
　　审判员骆电
　　代理审判员李嵘
　　二〇一五年十月三十日
　　书记员王晨