?

蒋志培教授? 金杜律师事务所高级顾问、前最高法院知产庭庭长

一、“专利蟑螂”与恶意诉讼

（一）美国经验：专利蟑螂与诉讼

（二）专利蟑螂现象以诉讼、诉讼的复杂、律师费用及结果不可预估性为后盾

（三）专利战成为商战竞争的一部分，带来现实利益，不能离开，没有更好的替代制度

（四）规制恶意诉讼是预防和限制办法之一

二、专利恶意诉讼的司法实践

案例一：

北京明日公司诉维纳尔（北京）电气系统维纳尔公司知识产权损害赔偿纠纷一案。该案为北京二中院受理的首例以恶意诉讼为由而提起的知识产权损害赔偿纠纷案件。

恶意诉讼的含义与构成要件

原告北京明日公司起诉称，原告与被告维纳尔公司是同行业竞争者，2002年、2003年被告将早已进入公知领域的“熔断器式隔离开关”系列产品申请了外观设计专利，并获得了四项外观设计专利授权。

2005年2月，被告在北京市第二中级人民法院起诉原告侵犯其外观设计专利权。现国家知识产权局专利复审委员会已宣告涉案四项外观设计专利权无效。

原告认为，被告恶意提起诉讼并申请法院冻结了原告的银行账户，影响了原告的生产经营，给原告造成了经济损失。故起诉要求判令被告赔偿原告经济损失20万元。

北京二中院审理认为，涉案四项外观设计专利由国家知识产权局予以授权，具有形式上的合法性。

鉴于涉案四项外观设计专利被宣告无效的原因在于被告维纳尔公司在其生产的相关产品的宣传广告和宣传册中公开了相关外观设计，而非将其他自由公知设计或已有设计申请为外观设计专利，故据此不能得出被告维纳尔公司恶意申请涉案外观设计专利的结论。

鉴于其依据经国家知识产权局合法授权的、有效的外观设计专利；在四项外观设计专利最终被宣告为无效时，被告及时申请撤回侵权起诉。

另涉案外观设计专利有效性的判断具有一定的专业性；明日公司亦没有证据证明维纳尔公司指控其生产、制造的侵权产品的外观设计有其他来源，故主张被告明知涉案专利不符合授权条件而提起诉讼以恶意侵害原告的相关权利，依据不足。

案例二：

吴江市阀门厂厂长李中诉侵犯专利权案。原告在诉状中称，2001年2月8日他提出“消防用球阀”的实用新型专利申请，2001年12月12日被授予实用新型专利权，专利号为ZL01204954.9。

?

被告扬中市通发公司却侵犯其专利权，生产同样的产品销往江苏、山东、四川等地，给原告造成了巨大经济损失，请求法院判令被告立即停止侵权行为，销毁侵权产品及生产模具，赔偿原告经济损失10万元，并承担本案全部的诉讼费用

被告认为球阀完全按照早已公布的国家标准生产，没作任何改动，不可能惹上专利方面的麻烦。陈先生聘请律师应诉，代理费共4万元。

经律师调查：涉案的“消防用球阀”实用新型专利的技术方案在1994年、1998年的国家标准亿位元组／T15185-94《铁制和铜制球阀》以及亿位元组／T8464-1998《通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀》中已经充分披露。原告的专利与公开的国家标准完全相同，并无任何“创新”。

向国家知识产权专利局专利复审委员会缴纳宣告请求费1500元，提出无效宣告请求，一边请求南京市中级人民法院中止专利侵权案的审理。

国家知识产权专利局专利复审委员会于2004年8月25日做出第6355号无效宣告请求审查决定书，以缺乏新颖性为由宣告李中的专利权全部无效。

当年9月李中聘请律师，以“不服无效宣告决定”为由，将国家知识产权专利局专利复审委员会起诉至北京市第一中级法院。侵权被告陈先生不得不花费5000元聘请律师，并支付了大量的差旅费，请律师赴北京参与诉讼。

?

北京市第一中级人民法院经审理认为，李中的专利与早就公开的国家标准完全相同，没有任何“创新”，不具有新颖性。国家知识产权专利局专利复审委员会做出的第6355号决定书认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法。2005年3月21日作出行政判决，维持第6355号决定。判决后，李中未上诉，判决生效。

专利无效宣告程序终结后，南京市中级法院恢复审理李中状告扬中市通发公司侵犯专利权一案。而扬中市通发公司也向南京中级法院提出反诉李中恶意诉讼，索赔相关经济损失。

南京市中级法院经审查认为，该请求应当是一个独立的诉求，但该诉求与李中状告扬中市通发公司侵犯专利权一案存在着极为密切的联系，不可分割，遂决定与侵犯专利权一案合并审理。

案子马上就要开庭了，而李中向南京市中级人民法院请求撤回对被告扬中市通发公司的专利侵权诉讼。

法院审查后认为，“专利权纠纷”是“恶意诉讼赔偿案”前提，双方已为专利权侵权诉讼两年多，费用、损失都已产生。在对“恶意诉讼”进行审查之前，不准许李中撤诉。

法官根据复审委“无效决定”、北京一中院的专利行政判决，认定李中所拥有的“消防用球阀”实用新型专利权自始无效，起诉扬中市通发公司侵犯自己专利权的基础条件已丧失。驳回李中诉讼请求。

扬中市通发公司称，李中担任厂长的吴江阀门厂与扬中市通发公司系同业竞争企业。李中基于竞争需要，将已公开国家标准中记载技术方案申请为“消防用球阀”实用新型专利权，并起诉扬中市通发公司侵犯其专利权。

李中作为生产、销售阀门产品企业的负责人，以该专业领域中公知的国家技术标准内容申请专利并以此提起专利侵权诉讼，明显存在恶意，使扬中市通发公司为应诉不得不聘请律师参加专利诉讼和专利无效宣告程序，对扬中市通发公司造成了损害，李中应当承担相应的民事赔偿责任。

请求法院参照《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第十三条的规定，确认李中的诉讼行为为恶意诉讼行为，判令李中赔偿律师代理费、公告费、调查费等经济损失5万元。

李中辩称，扬中市通发公司成立于2002年9月29日，他2001年12月12日获得“消防用球阀”实用新型专利权时，扬中市通发公司尚未成立，不存在企业竞争问题。

另他依据合法专利权提起专利侵权诉讼，系公民依法行使诉讼权利的行为，不属于恶意诉讼。诉权是法律赋予当事人进行诉讼的基本权能，是当事人进行诉讼活动的基础。

因此，无论从时间上还是事实上说，他的行为都不构成恶意诉讼，并且扬中市通发公司产生的诉讼费用不属于损失，其要求赔偿损失没有法律依据。请求法院驳回扬中市通发公司的损害赔偿请求。

法院认为“消防用球阀”实用新型专利权虽然由国家知识产权局予以授权，具有形式上的合法性，但是由于其技术方案早已被公开，明显不符合专利授权新颖性的要求该专利权并不具备专利权的实质要件。

法院还认为，李中长期担任阀门厂的车间主任和厂长，作为阀门制造加工行业从业多年的专业人士，他应十分熟知相关球阀的国家标准。

但却利用我国专利授权制度中对实用新型专利申请不进行实质审查的规定，其申请缺乏诚实信用，获取专利权的行为本身应当认定为恶意申请。

法院据此认定，恶意申请并获得专利授权，继而控告他人侵犯其专利权，将无辜的被告拖入专利侵权诉讼、专利行政诉讼等诉讼，干扰他人正常的生产经营活动。其行为已严重背离专利制度设立的宗旨，侵害了他人合法权益，客观上给通发公司造成损害，已构成恶意诉讼，应当承担相应的法律责任。

法院判定李中赔偿原告通发公司已付出的律师代理费、公告费等经济损失21500元，案件受理费5520元也由李中全部负担。2006年12月12日，江苏省高级人民法院知识产权庭维持了一审判决。

法官说，恶意诉讼一般指故意以他人受到损害为目的，在缺乏实体权利或者无事实根据和正当理由的情形下提起民事诉讼，致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。判决此案的关键在于如何认定李中的“主观恶意”。

三、中国司法对恶意诉讼立场

建立防范恶意诉讼制度的主要意义在于：以平衡现代社会两种重要而又对立的社会价值为目标，即保护个人不为不合法的诉讼所困扰的价值和鼓励从法律的实施中获得帮助的价值。

当前知识产权审判的主要矛盾，是侵犯知识产权的行为屡禁不止。依法打击、制止侵犯知识产权的行为、整顿规范市场经济秩序，仍然是执法机关乃至全社会的突出任务。保护人民群众正当合法的诉讼权利，依然是人民法院的重要职责。

与会者认为，诉权是公民的一项宪法性权利，依法保护诉权的行使是人民法院最重要的一项职责。人民法院要依法保护各类民事主体的诉讼权利，只要诉讼权利的行使符合法律规定，就应当依法予以保护，不能因为存在滥用诉权的可能而限制权利人依法行使诉权。

另一方面，也要依法防止、制止权利人滥用诉权谋取不正当利益的行为。对诉权行使不当的，要以风险提示为指导；对滥用诉讼权利恶意提起诉讼的，依照法律的有关规定，责令其承担相应的法律后果。

各级人民法院和知识产权法官应当严格依法办事、公正司法，注意私权与公众利益的合理界定，做到不仅要保障知识产权权利人合法权益，也要保障技术市场中技术和产品的自由流动和充分竞争，既要加强保护力度，制止实际存在的某些领域侵权盗版猖獗的行为，也要防止权利的滥用，营造一个可预见的、能够让一切创造社会财富的源泉充分涌流的公平竞争环境。

关于恶意诉讼的防范问题，主要着眼于立法和个案两个层面。

在立法层面上，可以说，有关知识产权诉权滥用的规定源于世贸组织的trips协议。比如，该协议第48条第1项规定，如果一方当事人所要求的措施已经采取，但该方滥用了知识产权的执法程序，司法当局应有权责令该当事人向误受禁止或限制的另一方当事人对因滥用而造成的损害提供适当的赔偿。

关于专利和商标诉前临时措施的两个司法解释。比如，该司法解释的第六条规定，申请人提出申请时应当提供担保，不提供的，驳回申请。第十三条规定，申请人不起诉或者申请错误造成被申请人损失的，被申请人可以向有管辖权的人民法院起诉请求申请人赔偿，也可以在权利人或者利害关系人提起的侵权诉讼中提出损害赔偿的请求，人民法院可以一并处理。

民事诉讼法等法律也对起诉受理条件、财产和证据保全、诉前临时措施、中止诉讼等容易导致恶意诉讼的问题都作了规定，其中所蕴涵的原则精神和trips协议的规定是一致的。

此外，人民法院还通过对个案批复确立了一些司法原则，对审判实践起到了重要的指导作用。比如，2002年最高法院关于苏州龙宝公司与苏州朗力福公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复确立了法院可以依法受理不侵权诉讼的原则，使不侵权诉讼成为对抗恶意诉讼乃至滥用诉权的一种有效的手段，已经在实践中发挥着重要的作用。

要加强立案审查，把不符合起诉条件的案件控制在审理程序之外；要严格掌握诉前临时措施的启动条件，坚持既积极又慎重的原则，对当事人利益和公共利益都应给予充分的考量和平衡。

2003年12月，最高人民法院《关于美国伊莱利利公司与常州华生制药有限公司专利侵权纠纷案件指定管辖的通知》就如何具体把握诉前临时措施的启动标准做了进一步明确：采取诉前责令停止有关行为的措施涉及双方当事人重大经济利益，既要积极又要慎重，要重点判断被申请人构成侵权的可能性。

特别是在专利侵权案件中，如果被申请人的行为不构成字面侵权，其行为还需要经进一步审理进行比较复杂的技术对比才能作出判定时，不宜裁定采取有关措施；

在被申请人依法已经另案提出确认不侵权诉讼或者已就涉案专利提出无效宣告请求的情况下，也要对被申请人主张的事实和理由进行审查，慎重裁定采取有关措施。

不久前，最高法院民三庭首席法官：

一般而言，以不正当地损害他人为目的行使权利，即构成权利滥用。知识产权滥用则往往表现为不适当地扩大保护范围和强度，违背法律的目的行使权利。例如超出范围行使权利、利用知识产权带来的竞争优势等不正当地损害竞争对手，妨碍公平竞争等。

但决不能把知识产权滥用当成不正当打压权利的工具，应该通过具体制度来确定和把握。

著作权的合理使用和法定许可、商标的正当使用、专利的等同侵权限制规则、现有技术抗辩和强制许可、反垄断法对滥用知识产权行为的限制等，都是限制权利行使的具体制度，也是遏制滥用的具体标准。

对于所谓的恶意诉讼，要从严把握，要以充分保障诉权为主要取向，只有对于极少数恶意明显的诉讼，才可以尝试通过诉讼反制。有时，为了保障诉权，甚至要宽容当事人对诉权的某些情节轻微的过度行使行为。

以上都代表了中国司法对涉及恶意诉讼的立场。

四、涉及“专利蟑螂”诉讼应对展望

（一）学理与经营实务中会更加关注

（二）立法、司法专门调整规制可能性不大

（三）严格执法加强保护仍然是主导趋势

（四）以现行法律法规司法解释规制，更多主体会用专利赚钱

2013年6月美国联邦巡回上诉法院的瑞德法官与中国法官交流时谈了他对“专利蟑螂”的看法：美国不会因为对方是专利流氓而影响法官对专利权人的保护。同时他说很难对专利流氓进行定义。因为很多大学的研究机构似乎也符合专利流氓的表面定义NPT。

中国司法根据中国发展情况恐怕认同他的观点。

谢谢您的耐心！

?

更多信息请访问“中国知识产权司法保护网”

www.chinaiprlaw.cn

5878 5057

jiangzhipei@cn.kwm.com