【案号】

（2015）京知民初字第1446号

【裁判要旨】

一般来说，当事人提起诉讼，应当对其权利基础是明确知晓的。倘若当事人在缺乏权利依据的情况下提起诉讼，此时易被认定为具有主观上的恶意。判定是否构成恶意提起专利侵权诉讼，应在考虑专利权本身复杂特性的情况下，结合专利权人在无效宣告程序中的具体行为及其后续提起专利侵权诉讼的行为特点进行综合判断。

【案情介绍】

北京四方如钢混凝土制品有限公司（下称四方如钢公司）拥有1件名为“井壁墙体模块以及采用该模块构筑井壁墙体的方法”发明专利（专利号：ZL03105335.1），该专利授权公告时包括产品权利要求1-10以及方法权利要求11-19。后在案外人提起的专利权无效宣告程序中，四方如钢公司主动放弃了涉案专利中的方法权利要求11-19，并将原产品权利要求1-10修改为权利要求1-8。

2015年4月，四方如钢公司以北京远东水泥制品有限公司（下称远东水泥公司）侵犯其涉案专利权为由提起诉讼，要求远东水泥公司停止生产、销售被控侵权产品，停止使用及授权他人使用涉案专利方法，并索赔110余万元，后因故撤回了该案起诉。

2015年8月，远东水泥公司以四方如钢公司系恶意提起知识产权诉讼为由向北京知识产权法院起诉。远东水泥公司认为，四方如钢公司故意隐瞒涉案专利的权利要求被国家知识产权局专利复审委员会宣告部分无效的事实；并在上述无效宣告程序中将全部方法权利要求删除的情况下，仍然以方法权利要求主张远东水泥公司侵权；在修改产品权利要求后，仍然以原产品权利要求主张侵权。据此，远东水泥公司请求法院判令四方如钢公司赔偿其律师费等经济损失20万元并承担案件诉讼费。

北京知识产权法院经审理认为，四方如钢公司在明知其请求缺乏正当理由的情况下，对远东水泥公司恶意提起专利侵权诉讼，致使远东水泥公司在诉讼中产生律师费等经济损失，应当予以赔偿。据此判令四方如钢公司赔偿远东水泥公司经济损失5万元。

一审宣判后，当事人在法定期限内未提出上诉，该案判决已生效。

【法官评析】

该案涉及恶意提起知识产权诉讼的认定标准。

所谓恶意诉讼，通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起1件在事实上和法律上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。由于对当事人主观意图的判定具有较强的不确定性，因此一般需要在综合考虑行使权利正当性与滥用权利的利益平衡关系基础上，结合当事人的具体行为及其相关请求等因素，来判定其是否具有主观上的恶意。实践中，不仅要注重遏制当事人的不当诉讼目的，规范当事人的诉讼行为，同时也要注重鼓励当事人依法维护其合法权益，增强权利人的维权信心。

一、恶意提起专利侵权诉讼的构成要件

笔者认为，认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，至少应当满足以下构成要件：1.一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以提出某项请求相威胁；2.提出请求的一方当事人具有主观上的恶意；3.具有实际的损害后果；4.提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。

对于上述要件1，所谓“提出了某项请求”，通常是指提出请求的一方当事人利用法律赋予的诉讼权利，提起了知识产权诉讼，并且已将另一方当事人拖入了诉讼程序中，也即是受诉法院已经受理该案并已向另一方当事人送达了应诉通知；所谓“以提出某项请求相威胁”，是指提出请求的一方当事人在起诉状中明确提出了某项请求，使另一方当事人陷入了一种不利的境地，而后又在诉讼程序中变更或放弃了该请求的行为。该案中，四方如钢公司在另案中提出专利侵权诉讼，要求远东水泥公司停止侵权、赔偿损失，后又以撤诉方式放弃了全部诉讼请求，可以视为其已完成提出具体诉讼请求相威胁的行为。

对于上述要件2，所谓“恶意”，是指提出请求的一方当事人明知其请求缺乏正当理由，以有悖于权利设置时的目的的方式，不正当地行使诉讼权利，意图使另一方当事人受到财产或信誉上的损害。一般来说，当事人提起诉讼，应当对其权利基础是明确知晓的，倘若当事人在缺乏权利依据的情况下提起诉讼，此时易被认定为具有主观上的恶意；反之，则不能认定为具有恶意。由于对当事人主观意图的判定具有较强的不确定性，因此应当结合当事人的具体行为及其相关请求等因素来判定其是否具有主观上的恶意。在专利侵权诉讼案件中，因专利法规定有无效宣告请求审查程序，且专利权人可以在此程序中对其专利权利要求书进行权利要求的删除、合并以及技术方案的删除。可见，专利的权利基础本身可能并不稳固，专利权的保护范围也可能发生变化。因此，判定是否构成恶意提起专利侵权诉讼，应在考虑专利权本身的复杂特性的情况下，结合专利权人在无效宣告程序中的具体行为及其后续提起专利侵权诉讼的行为特点进行综合考虑。

二、判定构成恶意提起专利侵权诉讼的思路

首先，从四方如钢公司的行为表现来看，四方如钢公司在无效宣告程序中主动放弃了涉案专利中的方法权利要求，又就此向远东水泥公司主张侵权，缺乏基本的事实依据和权利基础；四方如钢公司在无效宣告程序中对涉案专利中的产品权利要求主动进行了删除、合并，后又在专利侵权案件中依据修改前的产品权利要求向远东水泥公司提起侵权诉讼，实际上意味着四方如钢公司就其已经放弃的部分产品权利要求向远东水泥公司主张权利，显然缺乏权利依据。由上可见，四方如钢公司在主动放弃和修改涉案专利权利要求后，又基于此部分权利要求向远东水泥公司提起专利侵权诉讼，主观上明显具有恶意。

其次，四方如钢公司称其因无效宣告程序交由其他代理机构处理、公司内部存在人员流动等缘故而对涉案专利权利要求变动情况不了解。对此，法院认为，四方如钢公司对其上述主张并未提交任何证据，且其在无效宣告程序中系主动实施对权利要求的修改行为，却又以提起专利侵权诉讼时对此情况不知晓为由进行辩解，难以令人信服。四方如钢公司作为1家拥有多件专利的企业，其应对专利管理、专利法规等具有更为全面的了解。况且，如仅以其自称的内部管理、工作疏忽等原因即可获得责任豁免，则对被拖入诉讼的远东水泥公司明显不公平。综合考虑四方如钢公司的行为表现及其抗辩理由，可以认定在案证据足以证明四方如钢公司提起专利侵权诉讼具有主观上的恶意。

因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷由另一起专利侵权诉讼所引发，如果专利侵权诉讼并未对当事人造成损害后果，后一纠纷可能就没有存在的必要。对该案而言，远东水泥公司为应对四方如钢公司提起的专利侵权诉讼所支付的律师费，的确属于诉讼的合理支出，即该诉讼确实造成了远东水泥公司产生经济损失的损害后果。

侵权行为与损害后果之间具有因果关系，即损害后果如社会声誉的降低、财产的损失等均是由对方当事人滥用诉讼权利的行为所导致。该案中，考虑到专利侵权案件的复杂性，远东水泥公司为维护自身合法权益聘请律师应对诉讼符合常理，其所支付的律师费与四方如钢公司恶意提起的专利侵权诉讼具有当然的因果关系。

综上所述，四方如钢公司在明知其请求缺乏正当理由的情况下提起的专利侵权诉讼，满足恶意提起专利侵权诉讼的构成要件，应当承担相应的民事责任。（杜长辉 陈 勇 作者单位：北京知识产权法院）