石必胜：多主体共同实施方法专利的侵权判定

2017-08-29强国院

导读：石必胜老师在2017强国知识产权论坛上就多主体共同实施方法专利的侵权判定进行了深入的解读，以下我们就来看看到底如何进行判定。

石必胜

金杜律师事务所合伙人，原北京高级人民法院法官

今天将讨论一个非常具体的问题，当前很多专利侵权案件所涉及的方法专利可能会出现撰写不太准确的情形，即方法专利其中一部分步骤是由A主体实施的，另外一部分步骤是由B主体实施的，这就会导致在专利侵权判定时带来一些问题。

在最近一些案件中，这样的问题逐渐被凸显出来。例如，在大家都关注的握奇数据公司诉恒宝公司的专利侵权案中，如果我们认真研究涉案专利就会发现，其中方法步骤的执行主体是不同的，由于时间关系在此就不展开讨论了。法院对于这类案件会持什么态度呢？我们从法院判决可以看到，判决非常巧妙地写到，不管是谁在实施方法专利的具体步骤，都是在被诉电子装置的制造者预先设置的操作环境下进行的，被诉电子装置的制造者是方法专利的实施者。当然，我们感觉在逻辑层面好像是有问题的，但是能看出法官其实是有一定的认定构成专利侵权的倾向性。

在另外一些案件中，比如有专利方案涉及了三个终端，其中一些信息是从A终端传输到B终端，接着再传输到C终端，再返回终端A。如果被诉侵权方是A终端的制造者，会出现侵权主体认定的问题，比如是不是存在共同侵权。对于这个问题，在逻辑层面有两种观点：第一种观点是没有共同的意思联络，所以共同侵权是不成立的；另外一种观点，是因为各个主体的行为都没有单独构成侵权，所以共同侵权不成立。但实际这两种观点并不冲突，我们看到实践中的有些案子采用了第一种观点。

关于间接侵权其实也会有不同的观点。其中有一种观点会认为A终端+B终端+C终端才构成完整的专用部件，单单是A终端不一定构成用于侵权的专用部件。还有观点可能会认为，如果直接侵权不成立，那么就没有间接侵权。但是也有观点会认为，A终端和其他部件组合起来就是专门用来实施侵权行为的，所以提供A终端的行为应当构成间接侵权。

刚才在举例的案件里面体现出来的问题，有很多都值得讨论：

首先要讨论的是方法专利侵权问题。在将全面覆盖原则适用到方法专利时会面临一个问题，即是否要求同一主体实施方法专利中的所有步骤，还是可以考虑多个不同的主体。如果不同主体来实施方法专利，是不是应当用共同侵权的规则来规范这种行为。如果适用共同侵权的规则，在使用《侵权责任法》第8条时会涉及到“共同”在专利侵权判定中怎么适用的问题，要不要有共同的意志、共同的意思联络。如果按照共同的意思联络的观点来看，实践中有一些案子可能存在一些问题。其次要讨论的是间接侵权的问题。间接侵权以必须存在法律定性上的直接侵权为前提，还是只要在行为意义上全面覆盖了全部的技术特征就满足了间接侵权的前提？如果要求间接侵权以直接侵权为前提，那么举证规则、证据规则该怎么确定。在有些案子，法院会表示在某些情况如果要求间接侵权以直接侵权为前提，将会导致一些专利得不到保护。所以在政策实践上可以灵活地适用间接侵权的规则。

其实在专利侵权司法解释（二）征求意见的时候，征求意见稿的条文能够很好的解决现实中的一些问题，但是最终通过的颁行稿更加严格。在解读专利侵权司法解释（二）时，如果将关于间接侵权的条文解读为间接侵权应当以直接侵权为前提，那么在没有直接侵权时，或者消费者是直接实施技术方案的人时，就不能认定构成间接侵权。我们也不能这么说，这当然有一点点文字游戏了。

我最后归纳起来，目前还存在几个层面的问题，第一个问题是，现有的法律和司法解释给我们确定了一个什么样的框架，这个框架是一个没办法突破的刚性框架，还是存在一定灵活适用的空间。第二个问题是，如果有一些灵活适用的空间，在政策上来讲，我们对于可能数量还不少的、由多个主体共同实施的方法专利到底持一种什么样的态度。如果想通过司法手段尽力去保护这类专利，这可能就需要在法律上寻找一些抓手和切入点，使得既没有突破法律的刚性，又可以实现我们的目的。但是从另外一个大的策略考虑或者从政策上来讲，如果要严格利用现有的法律资源，就意味着存在一个相反的导向，这将促使我们尽量避免撰写多个执行主体参与的方法专利。

因为时间关系在这里就不进一步展开了，今天就跟大家分享这些，更多的是我的一些思考。谢谢！