专利侵权知多少（一）举证责任分配

“因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。”

恒都法律研究院·2017/04/0317:01

单位｜恒都知识产权事业部

作者｜专利专业组冯志慧

一、案例

【案例1】

涉案专利权利要求：

一种用于汽、柴油机润滑油净化的全流式深度润滑油净化器滤芯，其特征在于：它是由木屑（9～36目）、植物纤维（8～12毫米）及其辅助材料制成的，其配比如下（按重量份数）：木屑100；植物纤维60～70；辅助材料3.35～6.5。

法院观点：

一审法院认为，本案中，原告指控三被告制造、销售的被控侵权产品构成了对本专利权的侵犯，应当就此提供相应的证据，即证明由三被告制造、销售的被控侵权产品已经落入了本专利的保护范围。

案件结果：

原告因未能举证证明被控侵权产品就是按照本专利权利要求中所限定的原始材料和配比方式所制造的而败诉。

【案例2】

涉案专利权利要求：

用于涂覆单体聚合反应器的液态防垢剂，该防垢剂通过使萘酚与醛交联产物进行缩合反应得到，其特征在于：为得到该缩合产物，在碱性环境中进行了连二亚硫酸盐和甲醛化合物与1-萘酚结合的反应；防垢剂中含有连二亚硫酸盐和/或亚硫酸氢根基团和/或亚硫酸氢盐；防垢剂以清澈透明的液体形式存在；防垢剂在无氧气条件下贮存。

法院观点：

一、二审法院均认为：涉案专利保护的是一种产品，能够获得专利保护的产品应当认为属于新产品。根据法律规定，新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。且从诉讼经济角度看，由被告提供其产品制造方法的证据更为方便。因此法院责令被告提供其制造被控侵权产品的方法。

案件结果：

被告因提供错误证据而败诉。

上述两个案例均涉及方法表征的产品权利要求，但是，对于举证责任的分配，两个案例却采用了截然不同的处理方式，并使相关当事人承担了举证不能的法律后果。笔者认为，不能单纯地因产品权利要求授权而认定该产品为“新产品”，应有其他相关证据证明其为“新产品”；而且，法律明确规定，只有“新产品制造方法”的发明专利才适用举证责任倒置原则，除非原告可以证明其“新产品”只能用方法特征进行限定。在此，笔者不对法院的认定发表过多的看法，各法院/法官有其判案的依据，笔者只希望通过本文可以让大家对专利侵权诉讼举证责任有所了解，在遇到实际案件时，有据可循，有计可施。

二、相关法条

《民事诉讼法》第64条第（一）项：

“当事人对自己提出的主张有责任提供证据。”

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第2条：

“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。”

《专利法》第61条第一款：

“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第4条第一款第（一）项：

“因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。”

三、举证责任

1、原告的举证责任

专利侵权诉讼属于民事诉讼，因此应遵循“谁主张，谁举证”的一般举证责任分配原则。在方法专利侵权诉讼中，原告应尽可能通过多种渠道收集、调取相关证据。根据现行中国法律规定，可以考虑如下几种证据收集方式：

（1）在起诉前或起诉时向法院申请证据保全，保全被告的工艺流程、生产记录等资料；

（2）请求法院到被告的工厂进行现场勘验，以重现其工艺过程，必要时，申请鉴定机构的人员参与；

（3）在起诉时或者举证期限届满前向法院申请调查取证。[1]

对于涉及“新产品制造方法”的专利侵权诉讼，原告有责任证明，按照其专利方法所直接生产出来的产品属于专利法意义上的新产品，以及被告生产的涉案产品与按照原告专利方法所直接生产出来的产品属于同样产品。但是，什么是专利法意义上的新产品，目前并没有统一的法律规定。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第17条明确规定，产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。也有部分地方法院系统对此做出了具有借鉴意义的内部规定，如北京市高级人民法院在《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第122条第一款明确指出：专利法第五十七条第二款规定的“新产品”，是指在国内第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组分、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。

由于“新产品”的举证比较困难，在实践当中，部分法院仅要求原告在提出新产品这一主张的基础上对涉案产品是否属于专利法意义上的新产品这一问题给以足够的说明、解释，然后再结合被告所提交的相关反驳证据来认定其是否属于新产品。但笔者认为，除了给以足够的说明解释外，原告应尽可能地多提供相关证据，例如列举专利申请日前常见的同类产品，并与专利方法直接生产获得的产品进行详细对比，罗列其组分、结构或质量、性能、功能方面的差别，从多角度证明该专利方法直接获得的产品为“新产品”；此外，原告还需要结合涉案产品的组分、结构或质量、功能、性能对其是否属于“同样产品”予以充分的举证、说明、解释。

2、被告的举证责任

对于涉及“新产品制造方法”的专利侵权诉讼，被告负有证明“其采用的制造方法不同于专利方法”的举证责任。该举证对于被告来说应该很容易，但可能需要被告承担披露其技术秘密的风险。笔者认为，基于侵权判定中的全面覆盖原则，被告所承担的举证责任以其足以证明其所采用的生产方法未全面覆盖专利的技术特征为限。也就是说，被告只需证明其制造方法中至少未包括涉案专利的一项技术特征即可，此时被告已经完成了其不侵权的举证责任。本文案例二中，被告提供了证据证明其制造方法与专利方法不同，但经证明其提供的制造方法非其产品的制造方法，被告最终因此败诉。笔者提醒大家，这种虚假行为只能是

作茧自缚。

四、总结

专利侵权诉讼遵从“谁主张，谁举证”的一般民事诉讼举证责任原则，只有在涉及新产品的制造方法发明时，举证责任才可能倒置。此时，原告仍然负有相应的举证责任，证明其专利方法直接获得的产品为新产品，且涉案产品与其专利方法直接获得的产品为相同产品。

[1]论方法专利侵权诉讼中举证责任分配，庐山，《电子知识产权》,2005(2):40-43。