林广海 秦元明 马秀荣 | 涉外定牌加工商标侵权的法律适用——兼谈“本田案”最高人民法院再审判决的意蕴

定牌加工（Original Equipment Manufacture，即原始设备制造），俗称贴牌或贴牌加工，是指承揽人按照定作人的要求，生产加工并交付带有定作人提供商标的商品，由定作人给付报酬的市场合作方式，其法律关系是承揽合同关系。按照定作人和承揽人的国别，可分为国内定牌加工和涉外定牌加工；按照定作人授权的范围，可分为单纯的定牌加工和授权销售的定牌加工；按照委托生产加工的层次环节，可分为直接定牌加工和间接定牌加工。

涉外定牌加工商标侵权纠纷中涉及多种法律关系，既包括合同问题也包括侵权问题。

（一）涉外定牌加工合同法律关系分析

在涉外定牌加工合同中，合同双方约定，由定牌加工企业按照境外委托方的要求从事加工生产活动，提供劳务，在完成定牌加工产品后，将产品出口以交付境外委托人。我国合同法第二百五十一条规定:“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给予报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。”一般认为，定牌加工合同为承揽合同类型或以承揽合同为主的混合合同,加工人的主要义务为按定作人的要求加工、贴牌并出口交付定牌商品,主要权利为获得加工、贴牌的报酬。与普通承揽合同相比，涉外承揽合同的一大显著特征即在于其涉及诸多国家宏观经济政策和法律规定。

作为加工承揽合同，普遍观点认为，涉外定牌加工合同定作方和加工方的行为是各自独立的，不能按照代理的法律规定将加工方的效果直接归属于定作方。从法理分析来看，涉外定牌加工行为涉嫌侵害国内商标权的问题，实为合同侵害第三人权益的问题，因此，有观点认为，加工方系从行为人，依附于委托方。

合同是当事人之间设立、变更或终止债权债务关系的协议，区别于其他民事法律关系（如物权关系）的重要特点在于合同关系的相对性。合同关系的相对性既是合同规则和制度赖以建立的基础和前提，也是司法所必须依据的一项重要规则。涉外定牌加工合同属于承揽合同，亦应当遵循相对性的规则，涉外定牌加工合同委托方和加工方的约定仅对其合同当事人具有拘束力。而知识产权作为一种无形财产权，一般认为，涉及财产(智力成果及其他利益)和财产的归属(具有支配性和排他性),可通过合同而转让(具有可让与性)，并具有对抗一切人的绝对效力(为绝对权)。因此，作为知识产权的一种，商标权亦具有对世权的法律属性。从法理上来讲，涉外定牌加工合同的相对性不能对抗商标权的对世性。

（二）涉外定牌加工商标侵权行为法律性质分析

按照传统民事侵权法理论，侵害事实的客观存在是侵权损害赔偿责任法律关系赖以发生的根据。如果仅有违法行为而无损害结果，侵权损害赔偿的民事责任就无从产生。但是，损害事实仅仅是侵权损害赔偿责任存在的前提，而包括商标权在内的知识产权是一种类似于物权的排他性权利，除了损害赔偿请求权外，在权利受到损害时，权利人也可以行使类似于物权请求权的排除妨害请求权。

《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）第41条规定：“成员应保证本部分所规定的执法程序依照其国内法可以行之有效，以便能够采用有效措施制止任何侵犯本协议所包括的知识产权的行为，包括及时的防止侵权的救济，以及阻止进一步侵权的救济。这些程序的应用方式应当避免造成合法贸易的障碍，同时应能够为防止有关程序的滥用提供保障。”第50条进一步规定“权利正在受到侵害或者侵害即将发生”。我国商标法不仅在第五十七条第（四）项中将“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识”的行为规定为侵犯注册商标专用权的行为，而且在第六十五条中进一步规定：“商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。”也就是说，即使行为人尚未实施具有损害后果的侵权行为，但当相关行为具有侵害商标权的实际风险时，商标权人就可以申请获得相应救济。

无论是在理论层面，还是在规范层面，对商标权的保护都包含了对即发侵权行为的制止。虽然涉外贴牌加工商品根据合同的约定不会流入国内市场，但该合同是否能够得到切实充分的履行，对国内商标权人而言是完全不可控的，因而具有侵权的潜在风险；而且即使上述商品全部在国外销售，也可能回流到国内市场。因此，无论贴牌加工商品出口前还是出口后，都已构成对国内商标权人商标权侵害的实际风险，理应属于即发侵权。由此，商标侵权行为应当既包括已经发生的侵权行为，也应当包括即发侵权。目前，对于知识产权即发侵权的研究尚不算深入，其构成要件亦多有争论，但是至少需要有学者所提出的以下3个要件：一是行为人已经为侵权行为作了充分准备；二是侵权行为的发生不可避免；三是准备行为不是相关知识产权法律所明令禁止的。

（三）贴牌行为构成商标的使用

贴牌行为是不是构成商标的使用，是判断涉外定牌加工行为是否构成商标侵权的基础问题，也是司法裁判争论的焦点问题之一。有的判决认为，因为涉外定牌加工商品不在国内销售，未进入流通环节，标识未发挥商标识别来源的基本功能，故未构成商标的使用。

商标法第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”该条规定的“用于识别商品来源”，指的是商标使用人的目的在于识别商品来源，包括可能起到识别商品来源的作用和实际起到识别商品来源的作用。

一般来讲，商标的使用意味着使某一个商标用于某一个商品，其可能符合商品提供者与商标权利人的共同意愿，也可能不符合商品提供者与商标权利人的共同意愿；某一个商标用于某一个商品以至于二者合为一体成为消费者识别商品及其来源的观察对象，既可能让消费者正确识别商品的来源，也可能让消费者错误识别商品的来源，甚至会出现一些消费者正确识别商品的来源，而另外一些消费者错误识别商品的来源这样错综复杂的情形。这些现象纷繁复杂，无不统摄于商标法关于商标的使用规定；这些利益反复博弈，无不统辖于商标法律。因此，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的商标的使用。此外，从中国出口外贸企业经营现实来看，对涉外定牌加工中标识使用认定不构成商标的使用弊端很多，已经影响到很多国内出口企业的发展。例如，苏州日宝科技有限责任公司的现金处理器具产品处于行业领先地位，80%以上出口国外，其在国内注册了“RIBAOTECHNOLOGY” 商标。在其开拓美国市场时，与当地合作者成立了美国日宝公司。随着产品逐渐在美国走俏，美国日宝擅自在美国抢注了“RIBAO TECHNOLOGY”商标，随后又委托国内的生产商生产标有“RIBAO TECHNOLOGY”商标的产品在国际市场上销售。2014年5月，美国日宝委托国内某公司生产了300台标有“RIBAO TECHNOLOGY”商标的点钞机，并向海关申报出口厄瓜多尔，被上海海关扣留。该案最终以双方和解结案，苏州日宝不仅有效主张了自身的权利，同时还拿回了“RIBAOTECHNOLOGY”在美国的商标权。试想，如果此案按照涉外定牌加工案件判决不侵权，不仅将极大地违背公平诚信的原则，同时也将对苏州日宝的国际化战略产生重大影响，大大削弱国内企业的国际竞争力，违背了国家鼓励企业“走出去”战略的实施。

（四）贴牌等行为容易导致相关公众混淆误认

商标法第五十七条第（二）项规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。”商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵害商标权本质上就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。从法律规定来看，商标侵权行为的归责原则应当属于无过错责任原则，且不以造成实际损害为侵权构成要件。

在“本田案”之前，很多判决认为涉外定牌加工商品没有在国内销售，消费者无法接触，就不会导致混淆。但是，前述商标法规定的“容易导致混淆的”一语，指的是如果相关公众能够接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品，也并不要求混淆的事实确定发生。此外，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第8条明确规定：“商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”因此，涉外定牌加工商标侵权纠纷中，相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。即使消费者接触不到，被诉侵权商品运输等环节的经营者也存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于贴牌商品也存在接触和混淆的可能性。

此外，还有一个法律问题值得关注：知识产权作为专有权，受到地域的限制，即具有严格的领土性，其效力只限于本国境内。商标权作为知识产权，也具有上述属性，即具有地域性，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权。与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓商标使用授权，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。